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MARCA DE ALTO RENOMBRE EN BRASIL


Por Dra. Soraya Imbassahy de Mello e Dr. Marcello do Nascimento

Si su marca ha alcanzado características de innegable notoriedad en Brasil, tendrá protección especial en cualquier categoría socioeconómica.
El “Instituto de Alto Renombre” establece que “a la marca registrada en Brasil considerada de alto renombre se le garantizará protección especial en todas las ramas de actividad”, sin mencionar la existencia de registro propio o especial para señalar dicha naturaleza especial de la marca.
Así pues, el propietario de una marca con reconocimiento y prestigio públicos resultado de la calidad y prestigio del producto o del servicio que distingue, no podría reclamar, tal y como se hacía antes, registro de protección especial debido a la falta de reglamentación del proceso administrativo para dicho reconocimiento.
Ante esta situación, quedaba tan solo la opción de presentar demanda judicial para obtener el reconocimiento de alto renombre por parte del Poder Judiciario ante la amenaza de terceros hacia su derecho.
Tras un largo periodo de silencio acerca del tema, el INPI estableció el procedimiento para reconocimiento de la marca de alto renombre previsto en el artículo 125 de la actual Ley de la Propiedad Industrial. Sin embargo, dicha Resolución limitaba el análisis del alto renombre únicamente a través de la la vía incidental, o sea el titular de marca con intención de obtener ese reconocimiento lo podría hacer únicamente cuando una tercera persona ingresase pedido de registro de marca susceptible de conflicto con la suya, por medio de presentación de oposición al pedido, o cuando requiriese proceso administrativo de nulidad de registro concedido en infracción a la ley.
Quedaba todavía una brecha significativa en esta primera reglamentación que de pronto molestaba, pues según la norma, para solicitar la declaración de alto renombre ante el INPI era necesario que hubiese antes que nada un conflicto de marca, el cual podría tardar en aparecer o no aparecer jamás.
El “pirata” no suele solicitar pedidos de marca junto al INPI lo que dificultaba la formalización del conflicto junto al órgano y por consiguiente el reclamo de su protección especial.
Con el fin de mejorar la disciplina, el INPI reforzó que el estatus de alto renombre se reconoce siempre que se compruebe el conocimiento y el prestigio incontestables de la marca invocada de alto renombre y estableciendo que las pruebas admisibles a la comprobación sean presentadas con carácter suplementario de forma voluntaria, pues antes la referida presentación era obligatoria en el acto de la oposición o proceso administrativo de nulidad.
En el supuesto de que sucediese el conflicto, el requiriente de la protección especial debería presentar al INPI, incidentalmente en el acto de la oposición o del proceso administrativo de nulidad, las pruebas admisibles a la comprobación del alto renombre de la marca, siguiendo un extenso rol de pruebas. Este procedimiento fue favorable en la medida en que las pruebas pudieron introducirse, en cualquier momento, en el pedido de reconocimiento del estatus de alto renombre.
El plazo de anotación de alto renombre de la marca era fijado hasta entonces en 5 (cinco) años.
Los avances tardaron y ahora, después de muchos pleitos por parte de los titulares de marcas de alto renombre, a través de la Resolución nº 107 de 19/08/2013, el INPI finalmente revocó los procedimientos
ARTÍCULO TÉCNICO
limitados a la vía incidental, permitiendo a los titulares de marcas de alto renombre requerir al INPI su
reconocimiento por medio de petición especifica y autónoma, a cualquier momento de la vigencia del
registro. A partir de ahora ya no hay necesidad de que el procedimiento de reconocimiento de alto
renombre esté vinculado a ninguna incidencia procesual, o sea, Oposición o Proceso Administrativo de
Nulidad.
Permanece la necesidad de justificar con una amplia documentación la condición del estatus de alto
renombre de la marca en todo el territorio nacional, comprobando la calidad, la reputación y el prestigio por
gran parte del público en general.
Se recomienda que la comprobación del reconocimiento por gran parte del público se dé esencialmente por
medio de estudios de mercado, sin perjuicio de otras pruebas.
En lo que se refiere a la comprobación de calidad, reputación y prestigio junto al público, se hace necesario
que la misma se haga por medio de estudio de imagen de la marca, con alcance nacional, sin perjuicio de la
presentación de los demás documentos aptos a demonstrar dicha imagen en el país.
En el supuesto de que sea reconocida por el INPI, la anotación de alto renombre será válida por 10 (diez)
años y no más por 5 (cinco) años. Para aquellos que todavía esperan el análisis de pedidos de
reconocimiento del estatus de alto renombre, habrá reglas para adaptación al nuevo modelo.
Durante el plazo de dicha anotación, el titular de la marca de alto renombre quedará exento de la
presentación de nuevas pruebas de esa condición en las eventuales demandas en procesos de otorga de
derechos de marca, excepto los casos en los que el INPI juzgue necesario determinar la producción de
nuevas pruebas.
El reconocimiento de alto renombre de la marca o la insubsistencia de dicha condición hará con que el INPI
informe a lo(s) órgano(s) o entidad(es) competentes para el registro de nombres de dominio en Brasil, en un
intento de evitar la contra facción de marcas como nombres de dominio.
Cabe resaltar que la nueva Resolución nº 107/2013 no se encuentra aún vigente porque depende de la
publicación de la Tabla de Retribuciones del INPI que prevé el valor y el código de las tasas oficiales
referentes a los servicios que implican el análisis del alto renombre.
Por ultimo, para reconocer el alto renombre el INPI tiene en cuenta el hecho de la marca ser utilizada hace
muchos años en Brasil; de la marca señalar productos/servicios que son ampliamente utilizados por la
población; señalar productos/servicios que son inmediatamente y espontáneamente identificados por la
marca; de la comercialización del producto o servicio alcanzar una amplia área geográfica del mercado
nacional y del mercado internacional; de haber amplia divulgación de la marca en Brasil y en el exterior; de
haber gran inversión en publicidad; de la marca tener gran valor económico del activo patrimonial de la
empresa; de ser inequívoco el grado de singularidad de la marca, incluso con relación a los
productos/servicios que señala; del grado de exclusividad del que goza actualmente la marca en el mercado,
respecto a otras registradas en Brasil para productos/servicios en general, de procedencia diversa.
Y lo más importante, la marca reconocida con alto renombre se hace económicamente más atractiva.

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