LAS FORMAS DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO-IMAGEN, O TRADE DRESS, BAJO LA ÓPTICA DEL DERECHO BRASILEÑO

Antes que nada, el presente artículo tiene como objetivo considerar, bajo la óptica del Derecho de propiedad industrial brasileña, la protección del conjunto-imagen, también conocido como trade dress, y pretende reflexionar, genéricamente, respecto a los medios utilizados para la protección de esta institución en Brasil, pues la legislación nacional no ha dispuesto nada específicamente al respecto.
En principio, se considera que las marcas son signos de identificación de productos y servicios a los que el consumidor percibe principalmente por medio de sus aspectos visuales. Este aspecto visual total implica tanto la marca como otros elementos exteriores, que, en su integridad, deben formar un conjunto lo suficientemente diferente, a fin de servir como instrumento para alcance de una clientela fiel.
El conjunto visual de un producto, o la forma de prestación de un servicio, se conoce como conjunto-imagen, o trade dress, que se trata de un componente característico de la empresa proveedora del producto o servicio, nada menos que la asociación de innumerables elementos que formarán, teóricamente, una única presentación. De esta manera, el conjunto-imagen ejerce la misma función que las marcas, pues permite que el consumidor identifique el origen de un producto o servicio.
En el pasado, el conjunto-imagen se definía como “vestimenta” de un producto o un servicio, o sea, su forma particular de presentación. En sentido figurado, sería el uniforme de los empleados de una empresa, vestido por todos.
Cabe aclarar que las características presentes en un determinado conjunto-imagen deben ser individuales y únicas, dado que los consumidores tienden a identificar los productos mediante la impresión visual causada por el conjunto, de forma inmediata, incluso antes de la constatación de su marca o nombre de fantasía, motivo por el cual es necesario crear un conjunto-imagen capaz de atraer y preservar al cliente, además de llevar una identidad y diferenciación respecto a la competencia. 1
Así, observamos que, para el mercado actual, las estrategias comerciales se vuelven agresivas en virtud de la exigencia del consumidor, quien valora la innovación, siendo la identidad visual de los productos o servicios aquella imagen que la empresa desea trasmitir al mercado consumidor, es decir, lo que formalizará su personalidad.Si el consumidor es impedido de distinguir un conjunto-imagen original del contrahecho, se trata de una copia vil o reproducción objetiva. No obstante, el tipo de reproducción más utilizada es aquella en que el tercero apenas intenta confundir al consumidor, reproduciendo las características más importante del conjunto de marca original, a fin de crear la idea de que su producto o servicio es el mismo indicado por el conjunto-imagen legítimo.
En razón de la gran competitividad del mercado contemporáneo, la intención del empresario cuando invierte en un conjunto-imagen particular y atractivo es atraer al consumidor y distinguirse de su competencia, pues una apariencia innovadora conlleva importantes ventajas económicas para el empresario.
El principio de libertad económica y libre iniciativa privada es perfectamente justificable con la condición de que no violen los derechos de terceros. En relación a esto, José Carlos Tinoco Soares indica que: “La imitación consiste en un artificio empleado para la composición de una marca, cuya finalidad es engañar a la justicia y al consumidor desatento.”2
A fin de contextualizar la protección del trade dress del mundo de hoy, cabe aclarar que el fenómeno de la globalización, al alcanzar las relaciones comerciales, generó que los titulares de los derechos de propiedad intelectual necesitaran de una mejor protección en lo relacionado con estos derechos, especialmente en vista de las actividades comerciales entre un país y otro.
De esta manera, se han celebrado diversos Tratados y Convenios internacionales, tales como la CUP – Convenio de la Unión de París, realizada el 20 de marzo de 1883, a la que Brasil suscribe. El artículo 1º de dicha Convención dispone que:

(1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial.
(2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.
La protección del conjunto-imagen se realiza, básicamente, a través de las leyes que perciben los derechos de Propiedad Intelectual. En virtud de la dimensión de la protección a la Propiedad Intelectual, dicha protección se fundamenta también en la represión o combate a la práctica de competencia desleal, de acuerdo al artículo 10 de la CUP:
1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
3) En particular deberán prohibirse:
i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

En el caso de nuestra legislación nacional, no hay un tutelaje específico para el conjunto-imagen, en consideración de que la protección otorgada por nuestro sistema legislativo apenas se otorga a aquellos elementos individuales registrables que componen el conjunto-imagen de un producto o servicio como un todo.
En principio, la violación del trade dress podría cohibirse mediante las normativas que amparan los elementos componentes del conjunto-imagen, a través de la protección al Derecho Autoral, Dibujo Industrial y las marcas registrables, o sea, la protección del trade dress podría pertenecer al campo del Derecho Autoral, así como al de Propiedad Intelectual.
En relación con la protección con base en el derecho marcario, nuestra legislación dispone que los signos distintivos visualmente perceptibles son aptos para su registro, con excepción de los impedimentos legales que constan en el artículo 124 de LPI. Por lo tanto, como el conjunto-imagen se presenta de manera distintiva lo suficiente en su conjunto, para la identificación de un producto o servicio, nada impide su registro como marca ante el INPI.
El sistema atributivo de derechos aplicado en Brasil expresa que el título de propiedad de los signos distintivos resulta de su registro regular, y no del uso simple, como sucede con los países que adoptan el sistema declaratorio. El registro del conjunto-imagen como marca intensifica la instalación del empresario en el mercado consumidor, además de garantizarle más estabilidad y seguridad como detentor de derechos, sirviéndose de los dispositivos referentes a la infracción marcaria para contestar a posibles reproducciones o imitaciones de trade dress.
El conjunto-imagen puede registrarse con formato de marca mixta o tridimensional, preferiblemente con reivindicación de colores. Según lo enseñado por José Carlos Tinoco Soares, marca mixta incluye etiqueta, rótulo, recipiente, embalaje y cualquier otra forma de presentación al consumidor del producto. Marca tridimensional se refiere a la formada por la configuración plástica del producto o del embalaje, cuya forma sea distinguible en sí y sea disociable del efecto técnico3.
El registro de trade dress como marca debe realizarse de forma suficientemente distinta, a fin de que la identificación del producto o servicio sea instantánea y no implique fluctuaciones de sentido para el consumidor, refrenando la disgregación y la competencia desleal.
Cabe destacar que no es obligatorio que se registre el trade dress como marca para pleitear su protección. No obstante, el registro de marca del titular brinda derechos exclusivos dentro del territorio nacional, obstaculizando la posibilidad de que el infractor se defienda alegando la inexistencia de relación de competencia, en vista de la ejecución de operaciones en diferentes estados, además de garantizar medios más efectivos para obtención de una medida cautelar.
El registro del trade dress como diseño industrial se produce si el conjunto-imagen se basa en una configuración plástica ornamental de un objeto o el conjunto ornamental de líneas y colores que se unen a un producto. En Brasil, además de lo estipulado por las restricciones legales, no se permite el registro de un diseño industrial comprendido en el estado de técnica. Además, el conjunto imagen que se registra debe presentar una estructura visual diferente en comparación con los objetos ya existentes.
El conjunto-imagen, asimismo, se podrá proteger por medio del derecho autoral, pues algunas de sus características se incluyen en el contexto de creación de espíritu, como, por ejemplo, el caso de proyectos arquitectónicos, grabados de diseños y sitios web.Los proyectos arquitectónicos incluyen fachadas de edificios, interiores de tienda, layouts de restaurantes y la planta de establecimientos comerciales. Además, en caso de usurpación de proyecto arquitectónico de un establecimiento, su propietario podrá reivindicar medidas de protección con base en los Derechos Autorales.
Cabe destacar que, igualmente, la protección mediante Derecho Autoral no depende de registro, de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Derechos Autorales, Ley nº 9.610/98. No obstante, el registro ante la Biblioteca Nacional, en caso de obras escritas, así como en la Escuela de Bellas Artes, en caso de obras plásticas, dibujos, etc., constituye un importante medio de prueba en caso de eventual conflicto.
Un ejemplo de protección de trade dress vía derecho de autor se dio en Rio de Janeiro, cuando un fabricante de artículos de vestuario produjo una camiseta especialmente en función de la Mundial de Fútbol para el año de dicho evento. Esta camiseta apenas se vendía en las tiendas de la empresa o por medio de revendedores autorizados.
A continuación, los empleados de un supermercado de tal ciudad comenzaron a utilizar como uniformes unas camisetas que reproducían fielmente la apariencia de la camiseta exclusiva de fabricación de la empresa que presentó la acción. Además de violación de trade dress, el valor agregado de la camiseta también se veía afectado, dado que la utilización del modelo por parte de los empleados del supermercado podría reducir significativamente la demanda de la camiseta original.
De esta manera, se llevó a juicio una acción de infracción contra la empresa infractora, resultando en la concesión de la medida cautelar postulada, afirmándose que el conjunto visual de la camiseta de uniforme utilizada por los empleados del supermercado gozaba de protección conferida por el artículo 7º, inciso VIII, de la Ley de Derechos Autorales, ordenándose a la empresa rea que reemplazara de inmediato las camisetas contrahechas.
La identidad de la diagramación y similitud de la letra utilizada en dicha camiseta con aquella utilizada por la empresa rea es evidente, de acuerdo a lo que se verifica en las fotografías adjuntadas a las hjs. 49/50, gozando la obra de protección, de acuerdo a lo determinado por el artículo 7º, VIII, de la Ley nº 9.610/98, por lo que se permite que el autor de la reproducción no autorizada realice la búsqueda y captura de los ejemplares reproducidos o apenas que suspenda su divulgación.
En relación con la protección fundamentada en la represión de la competencia desleal, la siguiente situación es susceptible a considerarse como práctica fraudulenta de desvío de clientela en caso de violación de trade dress: un embalaje de un producto y un layout de un establecimiento que exhibe un conjunto-imagen suficientemente distinto, con cuya característica goza de reconocimiento como identificador de determinado producto o servicio por parte del público consumidor, es imitado o reproducido por un tercer competidor a fin de alcanzar ventajas y expandir su negocio.
Entonces, cuando el consumidor se enfrenta a un conjunto-imagen contrahecho, lo asociará inmediatamente con el conjunto-imagen original, induciéndolo a equivocarse y asimilar indebidamente los productos o servicios, pues tiene tendencia a creer que hay una relación entre las empresas en cuestión.
Es importante no olvidar que basta con que haya riesgo de confusión ante el mercado consumidor para que se apliquen las normas de prohibición a la competencia desleal o ilícita, a pesar de que el análisis de este riesgo se presente de forma subjetiva, dado que cada individuo posee un concepto distinto del grado de similitud entre dos conjuntos-imagen, de acuerdo a lo a continuación dispuesto:

“El objeto de la presente demanda, como se indica inicialmente, es estimular que las empresas reas se abstengan del uso, bajo cualquier forma o pretexto, de los elementos característicos de los embalajes de los productos (…) El enfoque ha de considerar cierta dosis de subjetividad, en vista de, antes que nada, reconocer o no que el producto del embalaje es capaz de confundir al consumidor, desviando a la clientela de la embargante, cuyo colirio es conocido desde hace mucho tiempo, utilizado por varias generaciones”.4
Además, cabe destacar que, al utilizar características aisladas en un producto o servicio, el competidor no estaría actuando con deslealtad, incluso en caso de que el titular del conjunto-imagen original haya sido percusor de su utilización, pues entonces serían características disponibles, consideras de uso común del segmento en cuestión.
Por eso, es necesario actuar cautelosamente respecto a la protección del trade dress formado por estas características. Las condiciones para determinar la distintividad del conjunto-imagen tal vez sean más rigurosas, no obstante, no suspende la posibilidad de que un conjunto-imagen constituido por atributos relacionados con un producto o servicio sea susceptible de protección por prohibición a la competencia desleal, pues basta con que la asociación de estas características tomen suficiente distinción.
De esta manera, en vista de la alta competitividad del mercado contemporáneo, la institución del trade dress ha asumido una posición de vital importancia, siendo obligatorio que el empresario invierta en un conjunto-visual distinto lo suficiente para identificación de sus productos o servicios, pues este conjunto se responsabilizará por atraer y preservar al cliente, al mismo tiempo que permite su distinción entre la competencia.
Además de conquistar al público consumidor, el signo identificador de un producto o servicio es de un valor esencial para la representación de la marca, reforzando los conceptos y valores de la empresa titular del signo y permitiéndole una posición dentro de un escenario económico de alta competitividad.
Es muy común que el “ropaje” de un producto o servicio, así como el layout del establecimiento, resulte de influencia para los consumidores durante su adquisición. Al mismo tiempo que este conjunto-imagen agrega un gran valor a la empresa, además de generar fuentes de beneficio, este finalmente despierta la atención de la competencia que quiera aprovechar la fama y la notoriedad ajena.
En consecuencia de la falta de previsión legal específica en nuestro ordenamiento jurídico, los magistrados tienden a decidir de forma subjetiva aquellos conflictos que implican el uso, reproducción o imitación no autorizados del conjunto-imagen, que derivan en controversias jurisprudenciales respecto a la mejor forma de protección de tal institución.
Al respecto de esto, se destaca el hecho de que un conjunto-imagen pasible de protección debe revestirse con un carácter distinto lo suficiente, a fin de permitir un análisis más objetivo del riesgo de causar confusión.
La distintividad puede ser originaria o adquirida. En el primer caso, es necesario apenas que el trade dress original exhiba atributos distintos de las demás presentaciones visuales de los productos o servicios del mismo segmento económico. En el caso de la distintividad adquirida, se verifica que un conjunto-imagen no se presenta distinto lo suficiente, ya que se forma mediante características comunes, encontradas además en sus competidores; no obstante, gracias a su uso permanente, ha conquistado el reconocimiento ante el público consumidor.
Con el objetivo de conquistar derechos exclusivos de un determinado conjunto-imagen, en caso de conflicto, cabe al titular resaltar que los aspectos visuales que identifican a su producto o servicios son diferentes cuando considerados en conjunto, así como poner en evidencia la posibilidad de confusión y asociación indebida entre estos y terceros.
Finalmente, concluimos que el conjunto-imagen halla medios accesibles de protección en Brasil, aunque la legislación nacional no contemple un dispositivo específico para eso. Dicha protección se realizará por intermedio de las disposiciones que constan en el Derecho de Autor, la Propiedad Industrial, además de la represión a la competencia desleal.